Pregunte a mi AI Legal Analyst sobre una presentación en EE. UU. de titularidad extranjera?
Toque una pregunta a continuación para obtener una respuesta instantánea y gratuita (sin necesidad de correo), o describa su marca, sus entidades y sus productos o servicios y el analista le indica el siguiente paso correcto. Las respuestas cubren la elección del titular entre una matriz extranjera y una filial estadounidense, la presentación directa frente a Madrid, la intención de uso, la Sección 44, las tasas de la USPTO y la Declaración de Uso.
Preguntas comunes, siempre gratis
Quién debe ser el titular de la solicitud estadounidense.
Cuando una empresa extranjera ya tiene la marca y acaba de constituirse una filial estadounidense, la decisión de mayor peso es el nombre del solicitante. Una solicitud en EE. UU. puede presentarla una empresa estadounidense, la empresa extranjera o mediante una designación Madrid 66(a). Pero el solicitante tiene que ser la entidad con una intención genuina de usar la marca en el comercio de EE. UU. y con el control de la marca y de su buena reputación comercial. Equivocarse en esto no es una formalidad.
Los mismos titulares no hacen que dos empresas sean intercambiables
Tener los mismos beneficiarios finales (los mismos UBO) detrás tanto del titular extranjero como de la filial estadounidense no las hace intercambiables para efectos de la titularidad de la marca. La solicitud tiene que presentarse a nombre de la entidad que realmente es titular o controla la marca para fines estadounidenses. Presentarla a nombre equivocado puede dejar la solicitud sin efecto, y ese es un defecto que a menudo es imposible subsanar por completo después, así que la cuestión del titular se resuelve antes de presentar, no después.
Qué significa "intención genuina de uso" para una nueva filial
Una filial estadounidense recién constituida puede ser la solicitante en una solicitud de la Sección 1(b) con intención de uso, pero solo si realmente tiene la intención de usar la marca en el comercio de EE. UU. La intención se evalúa según las circunstancias objetivas, así que una entidad totalmente nueva sin plan de negocio, sin productos y sin pasos hacia el uso en EE. UU. está en posición más débil que una que está montando activamente operaciones estadounidenses. Vale la pena ser franco sobre esto antes de presentar, porque una reclamación débil de intención de uso puede ser impugnada. Donde importa, reviso qué documentos y qué actividad respaldan la intención.
Tener la marca en el extranjero no es protección en EE. UU.
Un registro en su país de origen, o un registro en la UE, no le otorga derechos en los Estados Unidos. Los derechos de marca en EE. UU. provienen del registro en EE. UU. y del uso en EE. UU. Su registro extranjero puede respaldar una presentación en EE. UU. conforme a la Sección 44 o la Sección 66(a), y en algunos casos puede establecer una fecha de prioridad, pero por sí solo no deja libre la marca para el mercado estadounidense ni detiene a un usuario anterior en EE. UU. La presentación en EE. UU. es un paso aparte, con su propio titular, su propia base y su propio análisis de clases.
Cuatro maneras de estructurar una presentación en EE. UU. de titularidad extranjera.
Una vez que la cuestión del titular está sobre la mesa, hay unas pocas estructuras limpias. La correcta depende de qué entidad es el verdadero usuario comercial en EE. UU., de cuán estable es el registro extranjero y de cuánto necesite ajustar la identificación estadounidense de productos y servicios. Ninguna de estas es automáticamente la mejor.
Solicitud directa en EE. UU. por la filial estadounidense
La empresa operativa o sociedad de cartera estadounidense presenta directamente, como titular con intención genuina de usar la marca en el comercio de EE. UU. Es limpia cuando la entidad estadounidense es realmente la que usa y controla la marca aquí, y mantiene la presentación en EE. UU. independiente del registro extranjero.
Cesión o licencia entre el titular extranjero y la filial estadounidense
El titular extranjero cede los derechos estadounidenses a la filial estadounidense, o le otorga una licencia sobre la marca con control de calidad. La documentación tiene que coincidir con quién realmente es titular y controla la buena reputación comercial, así que la cesión o licencia se redacta para respaldar, no para socavar, la reclamación de titularidad en la solicitud.
Designación de Madrid a través del titular extranjero
El titular extranjero existente extiende su registro internacional a EE. UU. conforme a la Sección 66(a). Eficiente si el titular extranjero es también el verdadero titular en EE. UU. y la identificación funciona tal cual. Riesgosa si la filial estadounidense es el usuario comercial real, porque eso crea un desajuste de titularidad.
Presentaciones paralelas
Una combinación, por ejemplo una presentación directa en EE. UU. por la filial estadounidense más la coordinación con la cartera extranjera. A veces es la respuesta más limpia cuando la titularidad y el control están repartidos entre entidades, o cuando hay que gestionar el momento y la prioridad de forma deliberada.
Servicios de sociedad de cartera (Clases 35 / 36): compruebe si los necesita
Los grupos extranjeros a menudo quieren reclamar servicios de sociedad de cartera, de gestión empresarial o financieros en la presentación estadounidense. Esos pueden caer en la Clase 35 y la Clase 36, pero cada clase añadida es otra tasa de la USPTO por clase más otros $750 de honorarios del abogado, y la redacción personalizada o de formato libre para esos servicios activa el recargo de $200 por clase de la USPTO. Si la verdadera actividad comercial está en una clase principal, presentar clases de sociedad de cartera adicionales que en realidad no necesita suma costo sin sumar protección. Yo lo compruebo antes de inflar la solicitud.
Presentación directa en EE. UU. frente al Protocolo de Madrid.
Si ya tiene un registro extranjero, puede extenderlo a EE. UU. a través del Protocolo de Madrid (una designación estadounidense de la Sección 66(a)) en lugar de presentar una solicitud estadounidense nueva. Madrid puede ser eficiente, pero no es automáticamente la mejor opción para una empresa extranjera con una nueva filial estadounidense. La respuesta correcta depende de qué entidad es el verdadero titular comercial en EE. UU. y de cuánto necesite ajustarse la identificación estadounidense.
| Cuestión | Presentación directa ante la USPTO | Designación estadounidense Madrid 66(a) |
|---|---|---|
| Solicitante / control de la entidad | Usted elige el titular estadounidense exacto. Una empresa operativa o sociedad de cartera estadounidense puede ser la solicitante si tiene intención genuina y control de la marca. | La designación estadounidense deriva del titular del registro internacional existente. Si el titular comercial en EE. UU. es una filial distinta, esto puede crear un desajuste de titularidad. |
| Flexibilidad de productos/servicios | Flexibilidad total para redactar una identificación a medida para EE. UU., incluido separar o acotar clases para el mercado estadounidense. | La identificación estadounidense generalmente sigue el registro internacional y no puede excederlo. Menos margen para ajustar la redacción a la práctica del examinador estadounidense. |
| Estructura de tasas de la USPTO | $350 por clase de base, más $200 por clase por identificación de formato libre y $100 por clase por información insuficiente, cuando corresponda. Vigente, sujeto a cambios de la USPTO. | $600 por clase para la designación estadounidense. Vigente, sujeto a cambios de la USPTO. |
| Modificar la identificación estadounidense | Sencillo modificar o acotar la solicitud estadounidense durante la tramitación para satisfacer al examinador. | Más difícil. Las modificaciones están limitadas por el registro internacional, lo que puede hacer más incómodas las respuestas a las acciones oficiales. |
| Dependencia del registro de base extranjero | Independiente. Una solicitud directa estadounidense se sostiene por sí sola una vez presentada. | Dependiente durante cinco años (ataque central). Si el registro de base extranjero se cancela dentro de ese plazo, la designación estadounidense puede caer junto con él, aunque puede estar disponible la transformación. |
| Mejor caso de uso | La filial estadounidense es el verdadero titular en EE. UU., o la identificación estadounidense necesita ajustes, o usted quiere independencia respecto de la marca extranjera. | El titular extranjero es también el titular en EE. UU., la identificación existente funciona y usted está extendiendo a varios países a la vez. |
| Riesgo principal | Paga la tasa por clase al presentar por cada clase incluida; las presentaciones amplias cuestan más por adelantado. | Desajuste de titularidad si la filial estadounidense difiere del titular extranjero; dependencia de cinco años; ajuste estadounidense limitado. |
La dependencia de cinco años es la trampa que los titulares extranjeros pasan por alto
Una designación de la Sección 66(a) es realmente eficiente cuando el titular extranjero es el titular en EE. UU. y la identificación funciona tal cual. Pero durante los primeros cinco años se apoya en el registro de base extranjero. Si ese registro de base se cancela o es atacado con éxito en ese plazo, la designación estadounidense puede caer junto con él (ataque central), y entonces usted depende de la transformación en una solicitud nacional para rescatar los derechos. Si el registro extranjero es sólido y el titular extranjero es también el titular en EE. UU., ese riesgo es pequeño. Si cualquiera de los dos es frágil, una presentación directa en EE. UU. suele ser más limpia. Yo reviso la estructura real de las entidades y la estabilidad de la marca de base antes de recomendar una vía.
Tarifas fijas por etapa, no un solo paquete de 18 meses.
La tramitación ante la USPTO se extiende muchos meses, y los eventos futuros (acciones oficiales, publicación, oposición, aviso de concesión, Declaración de Uso) dependen de los tiempos de la USPTO y de terceros. Por eso cotizo los honorarios del abogado por hito, y las tasas gubernamentales de la USPTO se pagan por adelantado al costo como un traspaso directo. Usted paga la siguiente etapa cuando realmente ocurre, no por eventos que tal vez nunca sucedan. El mismo precio por clase aplica ya sea que el solicitante sea una empresa extranjera o una filial estadounidense.
- Búsqueda por un abogado en los registros vigentes e inactivos de la USPTO
- Lectura de probabilidad de confusión sobre marcas cercanas
- Señales de clases adyacentes y de derecho consuetudinario
- Recomendación de avanzar / ajustar / reconsiderar
- Configuración de titular y entidad / titularidad (matriz vs filial estadounidense)
- Redacción de la solicitud y elección de la base de presentación
- Ajuste de la descripción de productos/servicios
- Revisión de la muestra (para presentaciones 1(a))
- Presentación electrónica a través de Trademark Center
- Respuestas a acciones oficiales no sustantivas
- Gestión del certificado de registro y configuración del calendario de renovaciones
- Revisión de la acción oficial y de las referencias citadas
- Análisis de los factores DuPont
- Argumento que distingue la marca citada
- Modificaciones de productos/servicios si resultan útiles
- Reunión de pruebas (uso por terceros, diccionario, datos de mercado)
- Respuesta presentada electrónicamente
- Revisión de la muestra
- Redacción y presentación de la SOU
- Respuesta al rechazo de la muestra (si el examinador rechaza la muestra)
- Certificado de registro
- Revisión de la marca de base y de la identificación existente
- Análisis de titular / control para la designación estadounidense
- Recomendación de directa frente a Madrid para sus hechos
- Redacción y presentación de la solicitud de prórroga
- Seguimiento de plazos
- Se cotiza cuando surge la necesidad
Las tasas gubernamentales de la USPTO son aparte de mis honorarios de abogado, se pagan por adelantado al costo y son vigentes a enero de 2025 pero están sujetas a cambios de la USPTO. La solicitud base es de $350 por clase. Añada $200 por clase si la solicitud usa identificación de productos/servicios de formato libre o personalizada (probable en redacción de tipo sociedad de cartera), y $100 por clase si la solicitud tiene información insuficiente. La designación estadounidense Madrid Sección 66(a) es de $600 por clase. La Declaración de Uso es de $150 por clase; una prórroga de seis meses de la SOU es de $125 por clase.
El cronograma de intención de uso (Sección 1(b)) para una nueva filial estadounidense.
Las empresas extranjeras que montan una filial estadounidense a menudo todavía no usan la marca en el comercio de EE. UU. La Sección 1(b) permite que la filial estadounidense presente antes de que comience el uso, reclamando una fecha de prioridad ahora y probando el uso más adelante, siempre que la filial tenga una intención genuina de usar la marca. Esta es la ruta desde la estrategia hasta el registro. Una presentación ITU limpia puede tardar aun muchos meses hasta la concesión, y a menudo de 18 a 24 meses hasta el registro, según cuándo comience su uso real en EE. UU.
Titular, base y ajuste de productos/servicios
Confirmo el titular correcto (matriz extranjera o filial estadounidense), la base de presentación correcta (1(a), 1(b), 44 o 66(a)) y las clases que coinciden con su uso real previsto en EE. UU. Ajusto con usted la redacción de productos/servicios antes de presentar nada.
Presentación ante la USPTO
Después de que apruebe el borrador, presento electrónicamente a través de Trademark Center. Usted obtiene el número de serie de la USPTO el mismo día. Queda fijada la fecha de prioridad.
Examen y primera acción
Se asigna un examinador que emite ya sea una aprobación para publicación o una acción oficial. Las acciones oficiales no sustantivas están incluidas en los $750. Los rechazos sustantivos se cotizan por separado.
Publicación o acción oficial
Si se aprueba, la marca se publica en la Gaceta Oficial durante un plazo de oposición de 30 días. Si en cambio se emitió una acción oficial, respondo y luego continúo.
Aviso de Concesión
En una solicitud 1(b), una vez que supera la publicación sin oposición, la USPTO emite un Aviso de Concesión. La marca está concedida pero aún no registrada, porque la filial todavía no ha demostrado uso.
Declaración de Uso
Cuando la filial estadounidense efectivamente usa la marca en el comercio, usted presenta una Declaración de Uso con una muestra. Si el uso no está listo, puede ganar tiempo con prórrogas de seis meses para presentar la SOU.
Registro
La USPTO emite el certificado de registro. Se lo envío y configuro el calendario de renovaciones (declaración jurada de la Sección 8 entre los años 5 y 6, renovación de la Sección 9 entre los años 9 y 10).
La Sección 1(a) y la Sección 44 son más cortas, y la 44 no requiere uso en EE. UU. al presentar
Si el solicitante ya usa la marca en el comercio de EE. UU., una solicitud de la Sección 1(a) basada en el uso se salta los pasos del Aviso de Concesión y de la Declaración de Uso, y el tiempo total hasta el registro en una presentación 1(a) limpia es normalmente de unos 10 a 14 meses. Una presentación de la Sección 44 basada en un registro extranjero tampoco requiere prueba de uso en EE. UU. al presentar, lo que suele ser útil para un titular extranjero. La ruta ITU anterior es más larga porque espera el uso real de la filial estadounidense.
Aun vale la pena considerar la verificación de disponibilidad, incluso si la marca está registrada en el extranjero.
Algunos titulares extranjeros llegan habiendo registrado la marca en su país de origen, o habiendo hecho una búsqueda rápida en la USPTO, y dicen que no hace falta ninguna verificación de disponibilidad en EE. UU. Esa puede ser una posición razonable si acepta el riesgo a sabiendas. Vale la pena entender la contrapartida antes de decidir, porque un registro extranjero no deja libre el mercado estadounidense.
Una opinión de disponibilidad de un abogado es distinta de una exportación cruda de la USPTO
Una búsqueda cruda en la base de datos muestra coincidencias, pero no realiza el análisis. Una opinión de disponibilidad examina lo que una exportación cruda deja sin resolver: marcas idénticas inactivas que todavía pueden revelar un usuario anterior o antecedentes en el mercado, marcas similares en clases adyacentes y usos de derecho consuetudinario que nunca aparecen en el registro. La cuestión de la probabilidad de confusión es un análisis legal, no un listado de base de datos, y los derechos de derecho consuetudinario de EE. UU. no son algo que su registro extranjero haya tomado en cuenta.
Presentar sin una opinión de disponibilidad puede ser perfectamente aceptable si asume el riesgo a sabiendas. La contrapartida es que la USPTO no preautoriza su marca: usted se entera de los problemas de usuarios anteriores a través del proceso de acción oficial, después de haber pagado ya la tasa de presentación, elegido una fecha de lanzamiento en EE. UU. y empezado a desarrollar la mercadotecnia. La decisión es suya; le diré con claridad qué riesgos conlleva cada camino.
Las marcas idénticas inactivas suelen bloquear menos, pero no son irrelevantes
Si una búsqueda en EE. UU. arroja marcas idénticas inactivas, en general es mejor noticia que un registro vigente, porque un registro cancelado o abandonado no constituye en sí mismo un impedimento actual para su solicitud. Sin embargo, no es el final de la indagación. Una marca idéntica inactiva todavía puede revelar un usuario anterior que quizá conserve derechos de derecho consuetudinario, o antecedentes en el mercado que el examinador advierta. Lo correcto es averiguar por qué la marca quedó inactiva y si alguien la sigue usando, en lugar de suponer que un resultado inactivo significa que el camino está despejado.
Un rompecabezas típico de presentación con filial extranjera.
Marca de alquiler registrada en la UE, nueva filial estadounidense
Ejemplo compuesto: un grupo extranjero es titular de un registro en la UE para una marca de alquiler de equipo de construcción y quiere presentar en EE. UU. a través de una filial estadounidense recién constituida. La actividad principal está en la Clase 37 (alquiler de equipo de construcción), con las Clases 35 y 36 planteadas por los servicios de sociedad de cartera, y el Protocolo de Madrid mencionado como vía alternativa. Las cifras, los nombres y los detalles aquí son solo ilustrativos.
Las primeras preguntas no son únicamente la disponibilidad. Son:
- ¿Quién debe ser el titular de la solicitud estadounidense, la matriz de la UE o la nueva filial estadounidense?
- ¿La filial estadounidense tiene realmente una intención genuina de usar la marca en el comercio de EE. UU., y qué respalda esa intención?
- ¿Las descripciones de sociedad de cartera de las Clases 35 y 36 son verdaderamente necesarias, o solo suman tasas por clase y escrutinio del examinador?
- ¿Una designación Madrid 66(a) a través del titular de la UE crearía un desajuste de titularidad con la filial estadounidense que es realmente el usuario comercial?
- ¿El registro de base de la UE es lo bastante estable para que una dependencia Madrid de cinco años sea un riesgo aceptable, o es más limpia una presentación directa en EE. UU.?
Ninguna de estas se responde con una exportación de búsqueda. Se responden resolviendo la titularidad, la intención, el alcance de las clases y la vía de presentación antes de que nada llegue a la USPTO. Ese es el trabajo que evita que la solicitud se presente a nombre equivocado o se infle con clases que no justifican su tasa.
Cómo funciona una presentación.
Recepción y titularidad
Usted me envía la marca, los productos o servicios, cualquier muestra, la información de sus entidades tanto del titular extranjero como de la filial estadounidense, y cualquier registro extranjero. Resuelvo con usted quién es titular de la solicitud estadounidense.
Toque para ver el detalle ↻Lo que confirmo primero
El titular correcto, la base de presentación correcta (1(a), 1(b), 44 o 66(a)) y las clases que coinciden con el uso real previsto. Aquí es donde se detectan los desajustes de titularidad y las clases innecesarias.
Toque para girar de vuelta ↻Redactar y aprobar
Redacto la solicitud y la identificación de productos/servicios y se la envío para revisión. Usted aprueba antes de presentar nada.
Toque para ver el detalle ↻Por qué importa la redacción
La identificación controla el alcance, el riesgo ante el examinador y qué recargos de la USPTO aplican. La redacción de formato libre suma $200 por clase, así que la ajusto de forma deliberada en lugar de inflarla.
Toque para girar de vuelta ↻Presentar y tramitar
Presento electrónicamente a través de Trademark Center y usted obtiene el número de serie el mismo día. Me encargo de las acciones oficiales no sustantivas hasta la publicación.
Toque para ver el detalle ↻Si se emite un rechazo
Las acciones oficiales no sustantivas están incluidas. Un rechazo sustantivo 2(d) o 2(e) se cotiza por separado desde $850, y solo si la USPTO efectivamente emite uno. No se garantiza ningún registro; el examinador tiene discrecionalidad.
Toque para girar de vuelta ↻Registro o SOU
Una marca basada en el uso avanza hasta el registro. Una marca con intención de uso recibe un Aviso de Concesión y luego se registra tras la Declaración de Uso cuando comienza el uso.
Toque para ver el detalle ↻Después del registro
Envío el certificado y configuro el calendario de renovaciones (Sección 8 entre los años 5 y 6, Sección 9 entre los años 9 y 10) para que los plazos de mantenimiento no venzan.
Toque para girar de vuelta ↻Cuándo este paquete no es el adecuado.
Honesto sobre el alcance
- No ha hecho ningún trabajo de verificación de disponibilidad y quiere certeza. La verificación de disponibilidad es recomendable, no obligatoria. Si quiere la lectura del riesgo antes de presentar, obtenga primero una opinión de disponibilidad; si acepta el riesgo a sabiendas, puedo presentar sin ella.
- Necesita que se gestione una oposición o cancelación ante el TTAB. La práctica inter partes ante el TTAB es litigio. Ese es un encargo aparte; escríbame por correo con el número del caso del TTAB.
- Necesita presentaciones nacionales extranjeras completas. Las presentaciones de Madrid ancladas en EE. UU. y las presentaciones de prioridad extranjera de la Sección 44 pueden incluirse aquí. Las presentaciones nacionales extranjeras fuera de EE. UU. requieren un abogado asociado en cada jurisdicción; coordino donde resulta útil pero no puedo presentar directamente en el extranjero.
- Necesita el trabajo corporativo de base para constituir la filial estadounidense. Puedo orientarle hacia la constitución, pero la presentación de la marca supone que la entidad estadounidense ya existe o se está constituyendo. La cuestión del titular igualmente debe resolverse antes de presentar.
- Quiere una garantía de registro. Ningún abogado puede garantizar el registro. El examinador de la USPTO tiene discrecionalidad conforme a la Sección 2 de la Ley Lanham, y terceros pueden oponerse. Lo que yo hago es presentar la solicitud correctamente, a tiempo, y tramitarla con diligencia razonable.
Preguntas frecuentes.
¿Puede una nueva filial estadounidense ser titular de la solicitud en EE. UU. si la matriz extranjera es titular de la marca existente?
Puede serlo, pero solo si la filial estadounidense es realmente la entidad con una intención genuina de usar la marca en el comercio de EE. UU. y con el control de la marca y de su buena reputación comercial. Que los titulares sean compartidos (los mismos UBO) no hace que dos empresas sean intercambiables para efectos de la titularidad de la marca. La solicitud debe presentarse a nombre del titular correcto.
Las opciones habituales son una solicitud directa en EE. UU. por parte de la empresa estadounidense, una cesión o licencia entre el titular extranjero y la filial estadounidense, una designación a través del Protocolo de Madrid por medio del titular extranjero existente, o presentaciones paralelas. Presentar a nombre equivocado puede dejar la solicitud sin efecto, así que esto se decide de antemano.
¿Debe una empresa extranjera presentar directamente ante la USPTO o a través de Madrid?
Depende de qué entidad es el verdadero titular comercial en EE. UU. y de cuánto necesite ajustar la identificación estadounidense de productos/servicios. Una solicitud directa en EE. UU. da control total sobre la entidad solicitante y la identificación estadounidense, y no queda atada a su registro de base extranjero. Una designación Madrid Sección 66(a) puede ser eficiente cuando el titular extranjero es también el titular en EE. UU. y la identificación existente funciona, pero depende de la marca de base extranjera durante cinco años y es más difícil de modificar para los requisitos del examinador estadounidense.
Madrid no es automáticamente mejor. Si la filial estadounidense es una entidad distinta o si la redacción para EE. UU. necesita trabajo, una solicitud directa suele ser más limpia. Esto depende de sus hechos específicos.
¿Qué es la dependencia de cinco años o el ataque central sobre una designación Madrid?
Una designación estadounidense Madrid Sección 66(a) depende del registro de base extranjero durante cinco años a partir de la fecha del registro internacional. Si el registro de base se cancela, se renuncia a él o se ataca con éxito dentro de ese plazo, la designación estadounidense puede caer junto con él. Esto se denomina ataque central.
La transformación en una solicitud nacional estadounidense puede estar disponible para rescatar los derechos, pero añade costo y complejidad. Una solicitud directa en EE. UU. no conlleva esta dependencia, porque una vez presentada se sostiene por sí sola. Si la dependencia es relevante para usted depende de cuán estable sea el registro de base extranjero.
¿Cuál es la diferencia entre la Sección 1(a), 1(b), 44 y 66(a) para un titular extranjero?
La Sección 1(a) se basa en el uso: usted ya está usando la marca en el comercio de EE. UU. y presenta una muestra. La Sección 1(b) es de intención de uso: tiene una intención genuina de usarla pero todavía no la usa, así que presenta una Declaración de Uso más adelante cuando comienza el uso. La Sección 44 permite que un solicitante extranjero se base en una solicitud extranjera (prioridad 44(d)) o en un registro (44(e)) sin probar el uso en EE. UU. al presentar. La Sección 66(a) es una designación estadounidense de un registro internacional bajo el Protocolo de Madrid.
Muchas presentaciones de titulares extranjeros usan 1(b), 44 o 66(a). La base correcta depende del titular, del momento del uso en EE. UU. y del registro extranjero.
¿Tener la marca en el país de origen la protege en EE. UU.?
No. Los derechos de marca en EE. UU. provienen del registro en EE. UU. y del uso en EE. UU., no de un registro extranjero. Su registro extranjero puede respaldar una presentación en EE. UU. conforme a la Sección 44 o la Sección 66(a), y en algunos casos puede establecer una fecha de prioridad, pero por sí solo no le otorga derechos en EE. UU., no deja libre el mercado estadounidense ni detiene a un usuario anterior en EE. UU.
La presentación en EE. UU. es un paso aparte, con su propio titular, su propia base y su propio análisis de clases. Esta es una de las ideas equivocadas más comunes con las que llegan los titulares extranjeros.
¿Puede un titular extranjero presentar antes de que comience el uso en EE. UU.?
Sí. Una solicitud de la Sección 1(b) con intención de uso permite que una filial estadounidense presente antes de estar usando la marca, siempre que tenga una intención genuina de usarla en el comercio de EE. UU. Usted reclama una fecha de prioridad ahora y prueba el uso más adelante con una Declaración de Uso, después de que la USPTO emita un Aviso de Concesión. Una presentación de la Sección 44 basada en un registro extranjero tampoco requiere prueba de uso en EE. UU. al presentar.
Una presentación ITU limpia puede tardar aun muchos meses hasta la concesión, y a menudo de 18 a 24 meses hasta el registro según cuándo comience el uso.
¿Las tasas gubernamentales de la USPTO están incluidas en los honorarios del abogado?
No. Los honorarios del abogado y la tasa gubernamental de la USPTO son cosas separadas, y las tasas de la USPTO se pagan por adelantado, al costo, como un traspaso directo. A enero de 2025 la solicitud base es de $350 por clase, con un recargo de $200 por clase por redacción de identificación de formato libre o personalizada y un recargo de $100 por clase por una solicitud con información insuficiente.
Una designación estadounidense Madrid Sección 66(a) es de $600 por clase, una Declaración de Uso es de $150 por clase, y una prórroga de seis meses de la SOU es de $125 por clase. Estas son las tasas gubernamentales vigentes y están sujetas a cambios de la USPTO.
¿Cuánto tarda una presentación en EE. UU. de titularidad extranjera?
Depende de la base de presentación y de los tiempos de la USPTO, que yo no controlo. Una presentación de la Sección 1(a) basada en el uso normalmente llega al registro en aproximadamente 10 a 14 meses cuando va limpia. Una presentación de la Sección 1(b) con intención de uso puede tardar aún unos 18 a 24 meses hasta el registro, porque después del Aviso de Concesión usted espera a que comience el uso real de la filial en el comercio de EE. UU. para presentar la Declaración de Uso.
Las presentaciones de la Sección 44 y de la Sección 66(a) siguen el cronograma de examen pero no requieren prueba de uso en EE. UU. al presentar. Las acciones oficiales y las oposiciones pueden alargar cualquiera de estas, así que no se puede prometer una fecha firme.
¿Los servicios de sociedad de cartera pertenecen a la Clase 35 o a la 36?
A veces, pero conviene comprobar si realmente los necesita. Los servicios de tipo sociedad de cartera y de gestión empresarial pueden caer en la Clase 35, y ciertos servicios financieros o de capital en la Clase 36, pero añadir clases suma tasas de la USPTO por clase y puede atraer un escrutinio adicional del examinador, y la redacción personalizada o de formato libre para estos servicios activa el recargo de $200 por clase de la USPTO.
Si la verdadera actividad comercial está en la clase principal, presentar clases de sociedad de cartera adicionales que no necesita suma costo sin sumar protección.
¿Necesito una opinión de disponibilidad antes de presentar en EE. UU.?
Es recomendable, no obligatoria, y un registro extranjero no la sustituye. La USPTO no preautorizará su marca; usted se entera de los problemas de usuarios anteriores a través del proceso de acción oficial después de haber pagado la tasa de presentación, elegido una fecha de lanzamiento en EE. UU. y empezado a desarrollar la mercadotecnia. Una opinión de disponibilidad es distinta de una exportación cruda de la USPTO, porque aplica el análisis de probabilidad de confusión a los resultados, incluidos los usos de derecho consuetudinario de EE. UU. que nunca aparecen en el registro.
Si acepta el riesgo a sabiendas, puedo presentar sin una opinión de disponibilidad. Vea la página de la opinión de disponibilidad.