Qué hago aquí
Usted posee (o cree que posee) una marca. Otra persona está usando su marca, o una marca confusamente similar, en bienes o servicios relacionados. Usted quiere que dejen de hacerlo, o quiere monetizar el conflicto vendiendo, licenciando o coexistiendo. Yo redacto y envío la carta de cease and desist en membrete de abogado, con diligencia sobre el registro de la USPTO, encuadre normativo, y una vía de acuerdo definida sobre la que el destinatario pueda actuar.
Mantengo separadas tres cosas que los titulares de marcas suelen mezclar:
- Qué derechos tiene usted en realidad (registrados, en trámite, de derecho común, abandonados).
- Qué está haciendo la otra parte y si eso realmente infringe esos derechos.
- Qué quiere usted como resultado (cese total, coexistencia pagada, licencia, venta, o cambio de marca por parte de ellos).
El C&D que hace bien cada una de esas cosas es de pago; el tipo de plantilla que las confunde crea riesgo de litigio para quien la envía. Las siguientes secciones recorren ambos casos.
Tres preguntas de diagnóstico que aplico antes de enviar
1. ¿El registro de la USPTO es un registration, una application, un abandonment, o un refusal?
Este es el error más común en las cartas de marca redactadas por uno mismo. La USPTO asigna a cada presentación un serial number, un identificador de ocho dígitos que se ve como 88xxxxxx, 97xxxxxx, o 98xxxxxx. Eso es un identificador de application, no prueba de una marca registrada. Un registration number es un número separado de siete dígitos emitido solo después de un examen, publicación y registro exitosos, a veces años después de que se asignó el serial number. Una carta que cita un serial number bajo un lenguaje como “nuestra marca federalmente registrada” es conclusoria en el mejor de los casos y engañosa en el peor, y el abogado del destinatario lo detectará en la primera lectura.
Extraigo el registro vivo de USPTO TSDR para cada presentación citada antes de que salga la carta y confirmo si cada marca está registrada en el Principal Register, registrada en el Supplemental Register, en trámite como application, abandonada, o rechazada. Eso determina qué estatuto puede invocar la carta de manera creíble.
2. ¿Lanham Act § 1114 o § 1125(a)?
La infracción federal bajo 15 U.S.C. § 1114 solo está disponible para el titular de una marca registrada. 15 U.S.C. § 1125(a) (competencia desleal / falsa designación de origen) está disponible para titulares de marcas no registradas o de derecho común. La mayoría de las cartas redactadas por uno mismo citan § 1114 de forma refleja incluso cuando la marca no está registrada. Si el abogado del destinatario revisa el registro de la USPTO y encuentra una application o un abandonment en lugar de un registration, la referencia a § 1114 se convierte en evidencia de que quien envió la carta no investigó antes de amenazar con la aplicación. La carta que yo envío cita la sección que el registro realmente respalda.
3. ¿El uso del destinatario es realmente accionable?
La probabilidad de confusión es un análisis de múltiples factores: similitud de las marcas, similitud de los bienes o servicios, canales de comercio, sofisticación de los consumidores, evidencia de confusión real, la fuerza de la marca senior, la intención del demandado, y la probabilidad de expansión. Una marca de palabra común como “BLOOM” o “APEX” en un campo saturado no recibirá el mismo trato que una marca acuñada y fantasiosa. Yo evalúo el uso del destinatario frente a la prueba de múltiples factores antes de que salga la carta, de modo que el reclamo refleje una exposición real en lugar de un encuadre ilusorio.
Qué quiere usted obtener del C&D
Tres resultados comunes determinan cómo se redacta la carta. Dígame cuál es el suyo y la carta se construye en torno a él.
| Resultado | Cómo se encuadra la carta |
|---|---|
| Cese total. Usted quiere que la otra parte deje de usar la marca y elimine todas las referencias. | Demanda interdictal estándar, pasos de retiro identificados, certificación de cumplimiento por escrito, plazo de respuesta firme. No deja abierta ninguna puerta de acuerdo. Útil cuando usted tiene una marca registrada, similitud confusa clara, y no los quiere en su canal bajo ninguna condición. |
| Licencia / alquiler pagado. Usted quiere que sigan usando la marca y le paguen por el privilegio. | La carta combina el encuadre de infracción con una oferta de licencia definida (plazo, estructura de tarifas, alcance, control de calidad, terminación, salida). El componente de acuerdo es una propuesta de negocio, no un encuadre de presión. La licencia tiene que ser una licencia real que la USPTO vea como apropiada, no un alquiler puramente monetario que arriesgue abandonment-by-naked-license. |
| Venta / cesión. Usted quiere salir de la marca y dejar que la otra parte se la quede. | La carta combina el encuadre de infracción con una oferta de venta definida a un precio establecido. Cierra con un flujo de negocio de assignment agreement. Más limpio que la vía de licencia porque no hay obligación continua de control de calidad después del cierre. |
| Coexistencia. Ambas partes siguen usando sus versiones en carriles definidos. | La carta abre una conversación de coexistence agreement que define territorio, canales, clases, modos de uso, y control de calidad. Útil cuando ambas partes han invertido en su marca y se puede trazar una separación limpia. |
La salvaguarda Flatley v. Mauro que todo titular de marca necesita conocer
La ley de California (y leyes similares en otros estados) trata ciertas cartas de demanda prelitigiosa como extorsión civil cuando cruzan de la afirmación legítima de un reclamo a la presión para extraer dinero desconectado del reclamo subyacente. El caso principal es Flatley v. Mauro, 39 Cal.4th 299 (2006). El resultado para quien envía una carta de extorsión bajo Flatley es severo: la carta pierde tanto el litigation privilege del California Civil Code § 47(b) como la protección anti-SLAPP del Code of Civil Procedure § 425.16, y el destinatario puede demandar afirmativamente sobre ella.
Dos patrones en las cartas de cease and desist de marca redactadas por uno mismo derivan hacia esta línea, y yo los elimino al redactar:
Cada carta que envío pasa por el análisis de Flatley antes de salir. La puerta del acuerdo permanece abierta de forma defendible (licencia real, cesión real, oferta de coexistencia real), no como un instrumento de presión.
Qué cobro y qué obtiene
Carta de cease and desist de abogado
Una sola carta de abogado en membrete del despacho, USPS certified mail con firma solicitada más correo electrónico, diligencia sobre el registro de la USPTO en cada presentación citada, encuadre bajo la Lanham Act ajustado al registro real (§ 1114 o § 1125(a)), revisión de Flatley, hasta dos rondas de revisión del cliente, revisión de la primera respuesta con una breve recomendación de próximo paso, y una contrarrespuesta por escrito a la primera respuesta sustantiva de la otra parte. Para asuntos sencillos donde los derechos son claros y la infracción es evidente.
Paquete de cease and desist con palanca de litigio
Todo lo del Nivel 1, más un borrador de demanda federal listo para presentar (o un escrito ante la USPTO TTAB) preparado en paralelo y adjunto como palanca de acuerdo. Hasta tres rondas de revisión del cliente. Revisión de la primera respuesta y una contrarrespuesta por escrito incluidas. Para asuntos donde los derechos son fuertes, la infracción es deliberada, y una vía de litigio creíble fortalece la postura de acuerdo.
Fase de negociación prelitigiosa
Se contrata cuando el asunto entra en negociación de múltiples rondas más allá de la primera contrarrespuesta. Cartas de respuesta, redacción y revisión del acuerdo de settlement, licencia o coexistencia, negociación escrita continua hasta el acuerdo o el impasse. Hasta dos rondas de revisión por parte del cliente sobre el acuerdo final. Termina cuando se firma el acuerdo, se declara el impasse, o comienza el litigio.
Qué necesito para empezar
Envíe los elementos de abajo en un solo mensaje. No envíe su borrador de la carta a menos que quiera que se use como material fuente; la carta que sale es la que yo redacto.
- Sus presentaciones ante la USPTO: serial numbers y registration numbers (si los hay) de cada marca que pretende hacer valer.
- Evidencia del uso de la otra parte: capturas de su sitio web, canales sociales, listados de productos, empaques, publicidad, y cualquier comunicación que haya tenido con usted.
- Sus hechos de primer uso: cuándo empezó a usar cada marca en el comercio, en qué geografía, para qué bienes o servicios.
- Identidad y dirección del destinatario: nombre de la empresa, domicilio principal, agente registrado si lo tiene.
- Su resultado preferido: cese total, licencia pagada, venta, o coexistencia. Si quiere una licencia pagada o una venta, deme su rango de precio y los puntos del trato que aceptaría.
El tiempo de entrega estándar es de dos días hábiles desde la recepción del paquete completo. La carta se le entrega en PDF para su aprobación antes de la transmisión.
Listo para contratar
Elija el nivel que le corresponde y envíe el paquete. No hago una llamada de admisión gratuita ni una revisión de documentos gratuita antes de la contratación. La carta se redacta al contratar, no antes.
Carta de C&D de abogado por $575: paypal.com/ncp/payment/KQKM48BV3KPLG
Paquete de C&D con palanca de litigio por $1,200: paypal.com/ncp/payment/5BNYYLHRL58NY
Ambos enlaces son PayPal Now Checkout. La contratación comienza al recibir el pago y el paquete de documentos de arriba; le sigue un mensaje de confirmación de contratación.
Lecturas relacionadas en este sitio
- Trademark Infringement Demand Letters (Lanham Act §§1114, 1125) - el centro sustantivo sobre el encuadre de infracción federal de marcas, el análisis de confusión de múltiples factores, lenguaje de demanda de ejemplo, y defensas.
- Trademark Licensing Breach Demand - qué sucede cuando se está violando una licencia existente, incluyendo fallas de control de calidad y riesgo de naked license.
- Responding to a Cease and Desist Letter - el manual de juego de la otra parte, útil para predecir cómo reaccionará un destinatario sofisticado ante su demanda.
- Trademark Services Overview - la página de práctica más amplia que cubre clearance, registro y aplicación.
- Trademark Basics FAQ - respuestas rápidas a las preguntas que surgen antes, durante y después de una carta de cease and desist.
