Salida de cofundador antes del cliff de vesting con IP en juego

Hechos

Mi cliente era una C-Corp de Delaware en etapa temprana fundada por dos ingenieros, con un tercer cofundador que actuaba como lead comercial. Cada fundador había recibido un grant aproximadamente igual de acciones restringidas sujeto a vesting de cuatro años con cliff de un año. A los diez meses, el cofundador comercial dio aviso y se fue para tomar un rol en una empresa no relacionada. Luego envió una demanda escrita afirmando que varios documentos preincorporación, borradores y diagramas de producto que él había creado antes de que la empresa existiera eran su IP personal, no IP de la empresa, y que pretendía usarlos en una futura aventura.

La empresa se había formado con prisa. Los fundadores habían firmado documentos estándar de incorporación, pero las disposiciones de asignación de IP en esos documentos apuntaban a "toda propiedad intelectual desarrollada en conexión con el negocio", sin un cronograma expreso de contribuciones preincorporación y sin un acuerdo separado de asignación de información confidencial e invenciones que cubriera el período anterior a la incorporación de la empresa.

Lo que hice

Leí el paquete de incorporación, los acuerdos de compra de acciones restringidas, los bylaws y el rastro de correos y documentos de los fundadores de los meses anteriores a la incorporación. Identifiqué dos preguntas legales distintas: si las acciones no devengadas estaban perdidas conforme a los términos de acciones restringidas por operación del cliff, y si el producto de trabajo preincorporación en disputa había sido asignado a la empresa bajo el lenguaje estándar de asignación de IP de la empresa o si había sobrevivido como IP personal del cofundador saliente.

Sobre la pregunta de equity, el lenguaje del acuerdo de acciones restringidas era claro y las acciones no devengadas estaban sujetas a pérdida al precio de recompra de la empresa. Sobre la pregunta de IP, el análisis era más difícil y la posición de la empresa era más fuerte donde el trabajo en disputa había sido incorporado al producto enviado, más débil donde el trabajo en disputa había quedado en la máquina personal del cofundador saliente y nunca se había usado en la línea comercial de la empresa. Redacté una propuesta escrita de acuerdo que concedía en los puntos más débiles, afirmaba la posición de la empresa en los puntos más fuertes y ofrecía un pequeño pago de consultoría post-terminación a cambio de una liberación escrita incondicional de IP.

Resultado

Tras la propuesta escrita de acuerdo y un breve intercambio entre consejos, el cofundador saliente firmó una liberación escrita incondicional que cubría la IP que se había incorporado al producto enviado. La empresa liberó un conjunto estrecho de borradores preincorporación que nunca se habían usado comercialmente. Las acciones no devengadas se recompraron al precio acordado y se pagó un pequeño pago de consultoría post-terminación contra la liberación. El asunto no escaló a juicio. Cada asunto depende de sus hechos; el resultado aquí no predice el resultado en una disputa entre cofundadores con formato similar.

Lección

Una disputa entre fundadores son dos casos en uno: el caso de equity y el caso de IP. El caso de equity suele ser limpio si los documentos de acciones restringidas se hicieron correctamente en la incorporación. El caso de IP suele ser desordenado porque el producto de trabajo preincorporación rara vez encaja dentro de las cuatro esquinas de una disposición estándar de asignación de IP. Firme un acuerdo separado de asignación de información confidencial e invenciones en la incorporación, con un cronograma adjunto de contribuciones preincorporación, y el peor caso se reduce drásticamente. Hacerlo después, una vez que un fundador ya se ha ido, es hacerlo bajo un apalancamiento que se ha movido en contra de la empresa.