Уход сооснователя до cliff с риском по ИС

Факты

Моим клиентом была Delaware C-Corp на ранней стадии, основанная двумя инженерами, и третьим сооснователем - коммерческим лидом. Каждый из основателей получил примерно равный грант restricted stock с четырёхлетним vesting и одногодичным cliff. Через десять месяцев коммерческий сооснователь подал уведомление и ушёл в несвязанную компанию. Затем он направил письменное требование, утверждая, что ряд досоздательных документов, черновиков и продуктовых схем, которые он создал до возникновения компании, является его личной ИС, а не ИС компании, и что он намерен использовать их в будущем проекте.

Компания была создана в спешке. Основатели подписали стандартный пакет регистрации, но положения о передаче ИС в этих документах ссылались на «всю интеллектуальную собственность, разработанную в связи с бизнесом», без явного перечня досоздательных вкладов и без отдельного confidential information and inventions assignment agreement, охватывающего период до регистрации компании.

Что я сделал

Я изучил пакет регистрации, restricted stock purchase agreements, bylaws и переписку основателей вместе с документами за месяцы до регистрации. Я выделил два отдельных юридических вопроса: переходят ли невестированные акции к компании в силу cliff и была ли спорная досоздательная работа передана компании в рамках стандартной формулировки об уступке ИС или осталась личной ИС уходящего сооснователя.

По вопросу долей формулировки restricted stock agreement были чёткими, и невестированные акции подлежали выкупу по согласованной цене. По вопросу ИС анализ был сложнее, и позиция компании была сильнее там, где спорные материалы вошли в выпущенный продукт, и слабее там, где они оставались на личном устройстве уходящего сооснователя и никогда не использовались в коммерческой линии компании. Я составил письменное предложение об урегулировании, в котором уступил по самым слабым пунктам, отстоял позицию компании по самым сильным и предложил небольшой post-termination консалтинговый платёж в обмен на безусловный письменный отказ от прав на ИС.

Результат

После письменного предложения об урегулировании и короткого обмена между юристами уходящий сооснователь подписал безусловный письменный отказ, охватывавший ИС, вошедшую в выпущенный продукт. Компания освободила узкий набор досоздательных черновиков, никогда не использовавшихся коммерчески. Невестированные акции были выкуплены по согласованной цене, и был выплачен небольшой post-termination консалтинговый платёж против отказа. Дело не дошло до иска. Каждое дело зависит от своих фактов; результат здесь не предсказывает результата в аналогично оформленном споре между сооснователями.

Урок

Спор сооснователей - это два дела в одном: дело о долях и дело об ИС. Дело о долях обычно чистое, если документация по restricted stock была корректно оформлена при регистрации. Дело об ИС обычно запутанное, потому что досоздательная работа редко полностью укладывается в стандартный пункт об уступке ИС. Подпишите отдельное confidential information and inventions assignment agreement при регистрации, с приложением - перечнем досоздательных вкладов, - и худший вариант резко уменьшится. Делать это позже, когда основатель уже ушёл, означает работать в условиях, где рычаг сдвинулся прочь от компании.